商標許可實施糾紛之類型化分析

廣東省法院的知識產權審判在全國的知識產權審判中占有舉足輕重的地位,已連續數年在審結知識產權案件的數量上居于全國首位。筆者擬將2002年至2007年廣東省法院審理的商標許可實施案件中的糾紛予以類型化,即對商標許可實施糾紛之典型類案例進行歸類分析,以期對審判工作有所裨益。

一、要求辦理商標許可備案手續之糾紛

商標專用權人可以通過簽訂商標許可使用合同,許可他人使用其注冊商標,我國《商標法》第40條第3款規定,“商標使用許可合同應當報商標局備案”。關于商標使用許可備案的具體程序,我國《商標法實施條例》第43條規定,“許可他人使用其注冊商標的,許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起3個月內將合同副本報送商標局備案”。

司法實踐中,如商標專用權人將注冊商標許可給他人使用,但未依法辦理商標使用許可合同備案,因此引發糾紛,此時當事人以“要求辦理商標許可備案作為訴訟請求”,人民法院應否予以支持?例如,廣東省高級人民法院審理的(2005)粵高法民三終字第143號,上訴人廣東鴻昌化工有限公司(以下簡稱化工公司)上訴被上訴人佛山市順德區鴻昌涂料實業有限公司(以下簡稱涂料公司)商標許可使用合同糾紛案,上訴人化工公司將注冊號為701467號“DD字母商標”許可給被上訴人涂料公司使用,但化工公司未辦理商標許可備案,雙方基于履行商標使用許可合同發生糾紛,被上訴人涂料公司訴請之一是要求上訴人化工公司辦理商標許可備案。一審廣東省佛山市中級人民法院支持了涂料公司的該項訴訟請求,二審廣東省高級人民法院維持了該判項。

從公法的意義上講,商標使用許可合同備案存查制度是我國對商標使用許可行為實施行政管理的一項重要措施[1],對維護正常的市場競爭秩序及保護消費者權益意義重大。同時,從保護民事權利的私法角度看,商標使用許可合同備案起著重要的權利公示作用[2],備案的商標使用許可合同中的許可使用費條款,對法官酌情判定侵犯商標專用權的賠償數額起到重要作用[3]。因此,商標使用許可合同備案對商標管理及相關民事權利保護具有重要作用。

從妥善保護民事權利的角度著眼,當事人以“要求辦理商標許可備案作為訴訟請求”是符合民事權益救濟原則的[4],但人民法院判決支持的訴請還要考慮當事人拒不履行時的執行問題,比如,人民法院判決化工公司在判決生效之日起十日內辦理商標使用許可合同備案,如化工公司拒不履行生效判決,人民法院該如何強制執行?這是一個棘手的問題,因為辦理商標使用許可合同備案具有嚴格的人身屬性,涉及到要用商標許可人化工公司的公章和有關負責人簽字,民事執行的標的不能針對當事人的人身,故上述事項不具有強制執行性,按民事訴訟法原理,對被執行人不愿履行的事項,可轉化為由他人代為履行,由此產生的費用由被執行人承擔,但就本案而言,如化工公司拒不履行商標使用許可合同備案手續,他人是不可能代為履行的。如此以來,似乎法院的上述判項不可能強制執行。

但解決問題是需要智慧的,筆者想到一個可以變通執行的方式,如化工公司拒不履行生效判決,涂料公司可將《許可使用合同》、人民法院的生效判決書交給商標局備案,以代替商標許可合同備案,由此產生的費用由化工公司承擔,從而可以解決上述棘手問題。通過上述分析,當事人以“辦理商標許可備案作為訴求”,應該得到法律的支持。

二、商標許可與授予特許經營權揉合在一起的糾紛

在人民法院審理的案件中,涉及商標許可與特許經營揉合在一起的糾紛較常見,比如,深圳市中級人民法院審理的原告東方酒店管理有限公司(以下簡稱東方公司)訴被告深圳新都酒店股份有限公司(以下簡稱新都公司)特許經營合同糾紛案,雙方合同約定,原告將其“嘉柏”、“Jasper”文字注冊商標授權被告使用,同時還將原告的“嘉柏管理模式和嘉柏運營體系”授權被告使用。“嘉柏”服務商標在中國大陸的酒店服務中具有較高的知名度,原告已授權全國多家四星或五星級酒店使用該服務商標。雙方發生糾紛的原因為,原告認為該合同屬于商標許可合同,被告未支付商標許可使用費,構成違約,而被告認為該合同不是商標許可合同,而是特許經營合同,原告除了授權被告使用涉案商標專用權外,原告還要將“嘉柏管理模式和嘉柏運營體系”授權被告使用,故原告還要履行合同所約定的培訓等義務,由于原告不履行合同義務,所以被告無需支付相應費用。從雙方各持一詞的表述看,對合同定性將對案件的處理起決定作用。

人民法院審理合同糾紛案件的基礎是,根據合同法意思自治原則,以雙方所約定的權利、義務對案件進行全面審理,從上述案件雙方所約定的權利義務看,原告是將“嘉柏”、“Jasper”文字注冊商標、“嘉柏管理模式和嘉柏運營體系”一并授權被告使用。原告將“嘉柏管理模式和嘉柏運營體系”授予被告使用,依約還必須履行對被告的培訓等義務,但原告只是將涉案商標授予被告使用,未履行培訓義務,雙方之間的糾紛實際上是商標許可與特許經營揉合在一起的糾紛,這二者既相互依存,又彼此獨立。

人民法院審理類似案件,可以將商標許可作為相對獨立的部分抽出來進行審理,因為一般情況下,涉案商標是具有一定知名度的,被許可人使用涉案商標就可獲得一定的經濟利益,被許可人應支付使用涉案商標的對價,這樣才比較公平。而特許經營的授權使用則可以使被許可人從自身管理能力方面提高競爭實力,從而獲取經濟利益,被許可人應支付獲取特許經營權的對價。由上可見,人民法院可以根據當事人履行合同的情況,判定當事人是全面履行合同還是部分履行合同,是根本違約還是部分違約,從而公平地處理案件糾紛。

就上述案例而言,深圳市中級人民法院認為,原告已將涉案商標授予被告使用,被告應支付相應對價。原告雖承諾將“嘉柏管理模式和嘉柏運營體系”授予被告使用,但其只履行了部分義務,未履行培訓等義務,因此,從合同所約定的整體權利義務來看,原告已履行了合同大部分義務,原告只存在部分違約現象,被告因原告履行了合同大部分義務而獲得了相應經濟利益,故被告應按比例支付原告相應合同對價。該判決結果被廣東省高級人民法院所肯定,被告不服判決上訴后,廣東省高級人民法院做出駁回上訴,維持原判的終審判決。

三、商標許可存在商標授權欺詐之糾紛

許可人將注冊商標授予被許可人使用,其前提是許可人必須為注冊商標所有人或對該注冊商標有授予他人使用的處分權。司法實踐中,有些許可人無對涉案商標授予他人使用的處分權,但基于欺詐的故意而使被許可人做出錯誤的意思表示,因而引發糾紛。比如,廣東省高級人民法院審理的(2005)粵高法民三終字第298號,上訴人麻艷燕上訴被上訴人廣州市香傘鞋服皮具有限公司(以下簡稱香傘公司)商標許可使用合同糾紛案,許可人香傘公司將注冊號為“969339.611387”的向右斜放的傘形加英文“ARNOLD PALMER”變形組成的組合商標授予被許可人麻艷燕使用,但“969339”、“611387”注冊商標人為美國阿諾德公司,許可人香傘公司對涉案商標無處分權,后麻艷燕因未經許可使用美國阿諾德公司的涉案商標,被成都市工商局兩次查處。麻艷燕以香傘公司作為被告就該損失要求后者賠償。

人民法院審理上述案件,首先遇到的問題是無權處分合同的效力,我國《合同法》第51條規定,“無處分權的人處分他人財產,經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的,該合同有效”[5],但許可人香傘公司一直處于無權處分狀態,故雙方簽訂的涉案商標許可合同無效。對于無效發生的原因雙方均有過錯,許可人在對商標無處分權的情況下,無權處分涉案商標,被許可人疏于履行必要的審查義務,亦有過錯。對因合同無效造成的損失,雙方因按過錯責任的大小來承擔相應的責任。

四、未履行商標使用許可臺同約定的義務之糾紛

依法訂立的商標許可使用合同具有法律約束力,合同當事人應當依照商標使用許可合同約定的內容,嚴格履行合同。司法實踐中,被許可人違約的現象比較嚴重,具體表現在:1、超出被許可使用的商品或服務的范圍使用被許可商標;2、超出被許可使用的期限使用被許可商標;3、擅自許可其他企業使用被許可商標;4、不按期給付商標許可使用費;5、擅自委托他人印刷或自己印制商標標識。被許可人實施上述違約行為,許可人可以追究被許可人的違約責任,比如,解除商標許可使用合同,要求其支付違約金或賠償損失。另,被許可人的上述行為構成了違約責任與侵權責任的競合,許可人可以依照法律的規定,選擇追究被許可人的違約責任或侵權責任。

因未履行商標使用許可合同約定的義務而產生的糾紛較常見,比如,廣東省高級人民法院審理的(2004)粵高法民三終字第82號,上訴人廣州萬寶集團小天使有限公司訴被上訴人廣州萬寶集團有限公司商標許可使用合同糾紛案,上訴人擅自將涉案商標許可給第三人使用,并超出合同約定許可使用的范圍和產品使用涉案商標,構成違約,根據被上訴人的請求,人民法院判決解除合同,上訴人承擔違約賠償責任。

五、被許可使用的商標標示的商品質量不合格之糾紛

我國《商標法》第40條規定,“許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量,被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量”,同時《商標法》第45條規定,“使用注冊商標,其商品粗制濫造,以次充好,欺騙消費者的,可以責令限期改正或罰款,或由商標局撤銷其注冊商標”。商標已成為企業信譽和商品信譽的載體,對許可人來說,因商品質量不合格而導致注冊商標被撤銷的風險是法定存在的,因此,許可人將注冊商標授權被許可人使用后,無論雙方在《商標許可合同》中是否約定“商品質量條款”,被許可人都必須履行保證商品質量的義務,否則許可人有權解除商標許可合同,并要求被許可人承擔賠償責任。

因商品質量不合格引發商標許可合同之糾紛案件比較普遍,比如,深圳市中級人民法院審理的(2004)深中法民三初字第419號,原告深圳市金盾服裝有限公司(以下簡稱金盾公司)訴被告深圳市恒利服裝有限公司(以下簡稱恒利公司)商標許可合同糾紛案,原告將商標號為“554883”的“KINDON及圖”注冊商標授權被告使用,因被告使用的服裝商品質量不合格,損害了原告注冊商標的信譽,原告起訴請求解除商標使用許可合同,并要求被告賠償原告經濟損失,人民法院判決支持了原告的訴訟請求。

六、許可人違背獨占許可承諾的糾紛

商標實施許可分為普通許可、排他許可、獨占許可三種,其中獨占許可意味著,許可人將注冊商標授權被許可人使用后,許可人及其他任何第三人均不能使用該注冊商標。

司法實踐中,許可人違背獨占許可承諾的情形有兩種,一是,許可人自己仍在使用涉案注冊商標,表現在,許可人將注冊商標授權被許可人獨占使用后,許可人又要求被許可人銷售的所有注冊商標的商品均從自己處進貨,否則就解除授權許可,因而引發糾紛。比如,廣東省高級人民法院審理的(2006)粵高法民三終字第269號,上訴人上海敏鑫經貿有限公司(以下簡稱敏鑫公司)上訴被上訴人廣東蘋果實業有限公司(以下簡稱蘋果公司)商標許可使用合同糾紛案,被上訴人蘋果公司將注冊號為“1232435”的“APPLES MAN”文字商標授權上訴人敏鑫公司獨占許可,在合同履行討程中,被上訴人蘋果公司向上訴人敏鑫公司發出通知,“凡經營其授權品牌的,必須從蘋果公司進貨,否則視為假冒,將追究法律責任”。被上訴人蘋果公司的上述做法成為引發雙方糾紛的原因之一。應當說,被上訴人蘋果公司的該做法違背了其涉案商標獨占許可的承諾,后來,法院根據上訴人的訴請,認定被上訴人蘋果公司的上述行為屬于違約行為,根據合同約定,判定被上訴人蘋果公司向上訴人敏鑫公司承擔10萬元違約賠償金。

另一種情形是,許可人繼續授權給其他人使用涉案注冊商標,比如,深圳市中級人民法院審理的(2004)深中法民三初字第265號,原告深圳市恒利服裝有限公司(以下簡稱恒利公司)訴被告深圳市金盾服裝有限公司(以下簡稱金盾公司)商標使用許可合同糾紛案,被告金盾公司將注冊號為“554883”的“KINDON及圖”注冊商標授權原告恒利公司獨占許可使用,但被告金盾公司又將上述注冊商標授權給其他第三人使用,因而成為引發雙方糾紛的原因之一,原告恒利公司起訴追究被告金盾公司的該違約責任,人民法院支持了原告的部分訴訟請求,因原告無法舉證被告的行為給其造成的損失,故人民法院未支持其賠償損失的訴請。

七、許可人監督不利導致注冊商標被撤銷引發的糾紛

在注冊商標被普通許可的情形,許可人可以將注冊商標授權給許多人使用,許可人對被授權的普通許可人負有監督其商品的質量是否合格的權利與義務,如因許可人對其中的某一被許可人監督不利,導致注冊商標被撤銷,那許可人對其他被許可人來說,就是一種違約行為,其應承擔相應的違約責任。

比如,廣東省高級人民法院審理的(2002)粵高法民三終字第63號,上訴人黎鑒坤上訴被上訴人順德市龍江鎮敬龍床墊制造有限公司(以下簡稱敬龍公司)商標許可使用合同糾紛案,華西廠將其注冊的“長城牌”文字商標授權給被上訴人敬龍公司使用,同時又將該注冊商標授權給案外人(成都某公司)使用,因華西廠對案外人(成都某公司)使用注冊商標的商品質量監督不利,導致涉案注冊商標被撤銷,對被上訴人敬龍公司來說,因華西廠的過錯導致涉案商標許可合同無法履行,華西廠的行為構成違約,后華西廠的涉案權利義務被上訴人黎鑒坤繼受,基于被上訴人的訴訟請求,人民法院判決上訴人黎鑒坤承擔違約責任。

八、商標許可使用權設定質押權之糾紛

許可人將注冊商標授予被許可人使用后,被許可人依約取得商標許可使用權,如被許可人將該權利質押給他人,如何認定該質押合同的效力?依據擔保法原理,能夠作為質押標的的權利,必須能夠自由轉讓才可,即當質押人不能履行到期債務時,質押權人能夠通過轉讓該權利而實現質押權,如某權利不能轉讓,則該權利不能作為質押標的。

被許可使用人使用商標的權利是通過向商標權人支付許可使用費而獲得,但被許可使用人不享有再次轉讓該商標使用權的權利,除非是得到商標權人的特別授權,但商標權人是不可能作出這種承諾的。由此可見,被許可人的商標使用權因不具備讓與性而不能成為質押權的標的,以商標使用權進行質押,應認定該質押合同無效。

司法實踐中,商標許可實施產生的糾紛類型較多,本調研報告是以廣東省法院自2002年至今審理的商標許可合同糾紛案件為素材,從中總結出來的類型化案例,相信隨著這方面的類型化糾紛案例的不斷豐富擴張,需要我們總結歸納的類型化案例會進一步增加。


 
 
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