“世界電影”能否獨享——描述性商標的合理使用

一、問題的提出

(一)案情簡介

原告D協會于2001年經核準在第16類商品“期刊、雜志”上注冊了“世界電影”文字商標,并使用在其出版發行的《世界電影》雜志封面上。自2004年9月起,被告M雜志社在其出版發行的《上影畫報》 2004年第9期至2005年第8期雜志封面上先后附加冠名“世界電影特輯”和“世界電影之窗”,其中“世界電影”文字明顯大于“特輯”和“之窗”。D協會認為M雜志社的上述使用行為,侵犯了其享有的“世界電影”文字的商標專用權。故訴至法院,要求M雜志社停止侵權、賠償損失。M雜志社則辯稱,涉案的《上影畫報》雜志多處表明了“上影畫報”名稱,并未將“世界電影”作為標識,使用“世界電影”文字只是為了描述雜志中的內容,不屬于商標意義上的使用,“世界電影”文字屬于通用的描述性詞匯,D協會無權禁止其進行合理的使用。

(二)觀點分歧

關于本案存在兩種觀點:第一種觀點認為,涉案的“世界電影”商標屬于顯著性較差的描述性商標,商標權人對該商標的使用應當受到一定程度的限制。涉案的《上影畫報》確實是關于世界電影內容的專題,M雜志社使用“世界電影”正是為了說明這些期雜志中的內容,因此這種使用行為屬于合理使用。第二種觀點認為,盡管原告的商標顯著性較弱,但是一經注冊,原告即取得了對該商標的專有使用權,任何人未經許可均不得在相同商品或者類似商品上作商標性使用。M雜志社如果要向消費者說明雜志中的內容,可以采取多種方式來進行。在他人已經注冊“世界電影”商標的情況下,在雜志名稱中突出使用上述文字,已經超出了合理使用的范疇,應認定為侵權行為。

本案中所涉及的“世界電影”商標屬于典型的描述性商標,本案的關鍵在于判斷M雜志社的使用行為屬于合理使用抑或侵權行為。這也是審理描述性商標案件的重點和難點。在涉及描述性商標的案件中,被控侵權人往往以其對涉案商標標識的使用屬于合理使用為由進行抗辯。雖然我國《商標標法實施條例》第49條確立了商標合理使用制度,但是該條的規定過于籠統,缺乏可操作性。而司法實踐中遇到的情況復雜多樣,由于缺乏統一的判斷標準,以致不同法官針對同一問題的分歧很大。正確區分合理使用行為和侵權行為,首先應從描述性商標的特點入手。

二、描述性商標的特點與保護

(一)描述性商標的含義與特點

按照商標顯著性的強弱,可以將商標分為臆造商標、隨意商標、暗示商標和描述性商標。描述性商標是指由具有描述性的標識組成的商標。描述性標識可以是詞匯,也可以是圖形或其他標記。實踐中,絕大多數描述性商標由描述性詞匯組成。判斷某個標識是否屬于描述性標識,應當根據相關商品潛在購買者對該標識的理解進行判斷,描述性并不意味著某個標識是對所附著商品全方位的描述,只要對產品用途、大小、顏色、成分、產地、面向的用戶等方面作出了明確說明,消費者不用想象力就可以明白其含義,該標識就構成描述性的。

按照傳統的商標法理論,顯著性是一個標識被注冊為商標的前提,描述性詞匯由于本身缺乏顯著性,不應作為注冊商標而受到專有保護。但隨著社會的發展,人們逐漸意識到一些不具有顯著性的文字或圖形,經過長期、大范圍的使用,是可以取得顯著性并起到識別作用的。在這種情況下,如果仍然以這些標記缺乏顯著性為由而拒絕給予注冊和保護,任由他人隨意使用,對該標記的持有人和使用人來說是不公平的,并且.可能會導致市場的混亂和消費者的混淆。正是基于這種考慮,巴黎公約第6條指出,在決定一個商標是否符合保護條件時,不能僅僅考慮商標的顯著性,而必須考慮所有實際情況,特別是商標已使用時間的長短。TRIPS協議第15條進一步規定:“即使有的標記本來不能區分有關商品或服務,成員亦可依據其經過使用而獲得的顯著性確認其可否注冊。”與此相適用,各國紛紛從立法上放寬了對商標標識顯著性的要求,允許對那些經過使用取得顯著性的標識予以注冊。我國2001年修改的《商標法》也確立了使用取得顯著性制度,其中第11條第2款規定:經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。

換言之,描述性詞匯通常不會被注冊為商標。但是,如果這些詞匯經過使用,達到一定的顯著性,并足以區別商品或服務的來源,取得了“第二含義”,就可以被注冊為商標。可見,與臆造商標相比,描述性商標最大的特點在于其“雙重身份”或者說“雙重含義”,一方面,其是用來描述、說明事物特征的詞匯,屬于公有領域;另一方面,其是商品或服務的“代言人”,體現了所標示商品或服務與提供者之間的特定聯系,使相關消費者在購買商品時能夠以此識別商品的來源,專屬于特定的商標權人。

(二)描述性商標的保護與限制

正是由于描述性商標的“雙重身份”,決定了描述性商標保護的兩個方面。一方面,描述性商標一經注冊,商標權人即取得了該商標在核定商品上的專用權,他人未經許可不得在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或近似的標識。另一方面,商標權人的專用權范圍要受到適當的限制。因為描述性詞匯并非由商標權人所獨創,而是屬于公有領域,如果由其壟斷該詞匯,就會對社會公眾的利益造成損害,對其他市場主體也是不公平的。

正是為了平衡商標權人與社會公眾的利益,許多國家都在立法中對商標權的行使和保護給予了一定程度的限制,確立了商標合理使用制度。TRIPS協議也肯定了對描述性商標的適當限制,該協議第17條規定,成員可規定對授予的商標權規定有限的例外,諸如對描述性詞匯的正當使用,只要這種例外考慮到了商標所有人和第三人的合法利益。我國《商標法實施條例》第49條也體現了對描述性商標保護范圍的限制,即注冊商標直接表示商品質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

三、描述性商標合理使用與侵權行為的認定

(一)描述性商標合理使用的判斷標準

如上所述,商標合理使用制度的宗旨在于平衡商標權人和社會公眾的利益,法律對商標權保護范圍的限制,實質上是允許他人對描述性商標進行合理的使用。但這種限制應當是有限的,合理使用的標準也要嚴格把握。

因此,多數國家的商標法雖然均對描述性商標的行使和保護進行了一定的限制,允許他人合理使用描述性商標的要素,但對合理使用的范圍都嚴格控制,認定合理使用的標準也都比較嚴格。美國蘭哈姆法和英國商標法均體現了這一點。美國蘭哈姆法第33條(b)第2項規定,將并非作為商標,而是有關當事人自己的商業上的個人名稱的使用,或對與該當事人的產地有合法利益關系的任何人的個人名稱的使用,或對該當事人的商品或服務,或地理產地有敘述性的名詞或圖形使用作為合理使用;當然這種使用必須是只用于敘述該當事人的商品或服務的正當的誠實的使用。英國商標法第11條第 2款規定,如果一個人根據工商事務中的誠信原則來使用自己的名字或地址,使用關于商品的種類、質量、數量、用途、價值、地理來源、生產日期或服務的其他特點的說明,或說明某一產品或服務的用途時,雖然使用了商標的構成要素,其行為也不構成侵權。[1]我國《商標法實施條例》第49條雖然也確立了商標合理使用制度,但并沒有明確合理使用的判斷標準,以致在司法實踐中對合理使用的認定分歧較大。

關于商標合理使用的判斷標準,在《商標法實施條例》頒布之前,國家商標局已經進行了初步的探索。該局2000年《關于商標行政執法中若干問題的意見》中指出,下列使用與注冊商標相同或者近似的文字、圖形的行為,不屬于商標侵權行為:善意地使用自己的名稱或者地址;善意地說明商品或者服務的屬性,尤其是說明商品或者服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。由于該意見是指導行政執法的文件,并沒有引起司法部門的過多關注。隨著《商標法實施條例》的施行,實踐中涉及合理使用認定的案件越來越多。《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(簡稱《解答》)首次明確了商標合理使用的構成要件。根據《解答》第26條的規定,構成合理使用商標標識的行為應當具備以下要件:(1)使用出于善意;(2)不是作為自己商品的商標使用;(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品。《解答》對于指導司法實踐具有重要的積極意義,但是上述三個要件實際上都是從使用人的主觀上進行判斷,而當事人的主觀意圖則是很難把握的。因此,上述判斷標準在適用中仍顯過于原則和抽象。

(二)合理使用與侵權行為的區分及具體認定

通常來講,商標合理使用包括描述性使用和指示性使用兩種形式。在描述性商標案件中,被告往往以其對標識的使用屬于描述性使用為由進行抗辯。因此,在描述性商標案件中,判斷被控侵權行為究竟是合理使用行為還是侵權行為,關鍵在于確定被控侵權人對標識的使用是描述性使用還是商標性使用。以下對二者做以區分。

商標的描述性使用,又稱敘述性使用,是對使用方式的限定,即使用他人商標要素只能是為了說明或者描述自己的商品。描述性使用是對商標要素的使用,因為“對商標的敘述性使用的實質在于,構成該商標的詞匯本來是一種敘述性詞匯,一般人并不會認為它是一個標識,只是經過長期使用,該商標取得一種事實上的區別作用,或者說取得一種不同于其本來含義的‘第二含義’,最終才能被運行注冊。”[2]判斷是否屬于描述性使用應看使用者使用的是否是該描述性詞匯的第一含義。商標性使用則是指在商業活動中,使用商標標識標明商品的來源,使相關公眾能夠區分提供商品的不同市場主體。商標性的使用應當滿足三個條件:在商業活動中使用;以標示商品的來源為目的;通過使用能夠使相關公眾區分不同商品的提供者。由此可見,描述性使用與商標性使用的區別主要有兩點:一是目的不同,前者只是為了說明或者描述自己的商品,后者則是為了標示商品的來源;二是作用與后果不同,前者只是對商品的某些特征進行描述,使相關公眾了解這些特征,不會使相關公眾將之與商品的提供者形成聯系,后者則能起到識別商品來源的作用,在所標示的商品與商標權人之間建立一種固定的聯系,使相關公眾能夠以此來區分商品的提供者。

因此,確定被控侵權人對標識的使用是合理使用還是構成侵權,應從以下兩個方面進行考慮,一是被告在主觀上是否是善意的,使用標識的目的何在;二是客觀上可能產生的后果,被告對標識的使用是否會起到標示商品來源的作用,是否足以造成混淆和誤認。司法實踐中,對上述兩方面的判斷,往往需要結合全案情況進行綜合判斷和具體分析,一般應從以下幾方面進行考慮:

1、被告對標識的使用方式,是否作了突出性的使用。這是判斷被告對商標標識的使用是商業性使用還是描述性使用的最主要的途徑,也是判斷被告主觀意圖的主要標準。如果被告將涉案的商標標識置于商品的顯著部位,或者采取放大字體、美化處理等方法使該標識明顯突出,而將相關的說明性文字、自己的商標或企業名稱略去,或置于不明顯的位置,在客觀上就容易造成相關公眾的混淆,一般不應認定為描述性使用。相反,如果被告未對標識作突出性使用,并且在使用的同時還附加了一些說明性文字,例如注明“主要成份”、“功能”、“產地”等文字,那么造成混淆的可能性就會大大降低。

2、被告的使用方式是否符合誠實信用原則和通常的商業慣例。善意是對使用人主觀上的要求,這也是各國在商標合理使用制度方面的共同點。判斷被告對涉案標識的使用是否善意,一方面要考慮被告的使用方式,另一方面要考慮被告的使用方式是否符合誠實信用原則和通常的商業慣例。例如,美國蘭哈姆法規定商標合理使用是“正當的誠實的使用”,英國商標法則規定商標合理使用應符合“工商事務中的誠信原則”。在上文提到的案例中,被告D協會抗辯稱其使用涉案“世界電影”文字的目的在于說明其雜志中的內容,此時就需要考慮雜志介紹其內容的通常做法、雜志名稱的通常位置以及讀者的消費習慣等因素,以確定被告的使用是否善意、是否會造成相關消費者的混淆和誤認。

3、原告商標的知名度。商標的顯著性和知名度是商標侵權案件中確定商標專用權范圍和認定侵權的重要因素。一般來講,商標的知名度越高,識別性就越強,被“混淆”的可能性也就越大。但是,如果原告的商標已經具有相當的知名度甚至是馳名商標,由于相關公眾對于該商標及其提供者已經非常熟悉,具有了較高的辨別能力,這種情況下即便被告進行了突出性的使用,相關公眾混淆和誤認的可能性也不會太高。

4、被告是否使用了自己的商標及被告商標的知名度。如果使用者在使用他人具有描述性含義的文字商標時,同時正確標注了自己的商標,那么就會降低混淆的可能性。例如美國知名品牌百事可樂曾經在其電視廣告、平面廣告及其送貨車上以顯著方式使用“NO.1”的字樣,而"NO.1”是另一同類知名飲料的商標,百事可樂因此被起訴。但是法院經審理認為百事可樂的各個廣告使用該字樣,主要目的是為了表明百事可樂的飲料品質第一(No.1)。而百事可樂本身是知名品牌,這種品質第一的說明不足以使消費者對商品的來源發生混淆,應當屬于合理使用的范圍內,不構成對"NO.1”商標權的侵犯。但是,如果使用者雖然標注了自己的注冊商標,但標注在不明顯的位置,而把他人的商標標注在顯著部位或者通常標注商標的位置。這時,由于使用者自己的商標的標示性和識別性已經實際喪失,他人的注冊商標實際上起到了標明商品來源的作用,這種使用就不屬于描述性的使用。[3]

正是基于上述考慮,法院最終采納了第二種觀點,認定M雜志社雜志封面的頂部通常標有雜志名稱的位置突出使用“世界電影”文字構成廠商標性使用,客觀上可能會造成消費者的混淆和誤認,侵犯了D協會的商標專用權,應當承擔停止侵權、賠償損失的責任。當然,在司法實踐中,上述四個方面雖然是區別描述性商標合理使用與侵權行為時應考慮的主要因素,但并不是全部因素。商標最主要的功能是標示商品的來源,商標侵權行為的本質在于混淆商品的來源,使相關公眾誤將侵權人的商品當成商標權利人的商品。因此,是否會造成相關公眾的混淆和誤認是認定侵權與否的最終標準,也是商標合理使用行為和侵權行為的根本區別,但同時也是最難把握和認定的一個環節,由于實踐中各個案件的情況復雜多樣,因此,必須具體問題具體分析,結合個案中的具體情況綜合分析、判斷。

注釋:

[1]胡開忠編著:《知識產權法比較研究》,中國人民公安大學出版社2004年第 1版,第467至468頁.

[2]黃暉著:《商標法》,法律出版社2004年第1版,第164頁,

[3]傅鋼:《試論商標的合理使用及實務判斷》,載《電子知識產權》2002年第11期。

作者單位:北京市朝陽區人民法院


 
 
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